La scelta tra segreto e brevetto è il dilemma che frequentemente assilla l’impresa.

Per individuare quale strategia di protezione intraprendere, occorre conoscere le principali differenze tra segreto commerciale e brevetto.

 Come è noto, il brevetto è un diritto di privativa titolato che sorge per effetto di un processo di registrazione e che conferisce al titolare una tutela limitata nel tempo (la ratio del mondo brevettuale è quella di concedere, per un intervallo di tempo limitato di venti anni, un’esclusiva commerciale sull’invenzione per ripagare gli sforzi intellettuali dell’inventore in cambio della messa a disposizione del pubblico dell’invenzione).

Come previsto ai sensi dell’art. 98 C.P.I. “Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

 Brevetto e segreto commerciale sono quindi due strumenti alternativi per proteggere un’invenzione brevettabile e la scelta dipende dalla strategia imprenditoriale che si intenderà seguire. Se invece un’invenzione non è brevettabile, non resterà che optare per il segreto commerciale.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 98 C.P.I., la disciplina del segreto commerciale consente di tutelare tutta una serie di informazioni “cruciali” per una impresa, come per esempio, le liste clienti e fornitori, le analisi di mercato, le strategie di marketing, gli strumenti promozionali, dati di natura tecnica, know - how aziendale.

L’imprenditore si troverà a condividere con i propri dipendenti e collaboratori informazioni di natura commerciale e tecnica relative ad un prodotto o processo e dovrà prestare attenzione a vincolare alla segretezza i soggetti che verranno a conoscenza di tali informazioni. Il valore economico delle informazioni dipende dalla segretezza delle stesse e comporta un vantaggio competitivo dell’impresa rispetto ai concorrenti. Le informazioni per essere segrete devono essere sottoposte a misure di sicurezza idonee che possono essere di tipo fisico, tecnico- informatico (criptografia e password), organizzativo (formazione del personale interno che ne è conoscenza) e contrattuale (sottoscrizione di accordi di segretezza).

Come orientarsi allora nella scelta tra brevetto e segreto commerciale?

Certamente il brevetto comporta per il titolare, in caso di contraffazione dei prodotti, una prova semplificata, in caso di violazione, il titolare potrà produrre in giudizio la documentazione ufficiale rilasciata dall’Ufficio brevetti.

Nel caso del segreto, spetterà al detentore dimostrare che l’informazione è effettivamente un segreto commerciale e quindi che sussistono i requisiti previsti dall’art. 98 C.P.I.

Per quanto attiene alla ampiezza della tutela: una invenzione di prodotto, come è noto, conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare, importare il prodotto oggetto di brevetto, oppure nel caso della invenzione di processo, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento e di produrre, usare, commercializzare, importare il prodotto ottenuto con il procedimento oggetto di brevetto.

Il segreto conferisce invece al detentore il diritto di impedire a terzi di acquisire, divulgare e utilizzare in modo abusivo le informazioni coperte da segreto.

La durata del brevetto è ventennale e decorre dal deposito della domanda di brevetto, il segreto invece non ha una durata predeterminata e dura finché il detentore è in grado di garantirlo.

La difficoltà dell’impresa è quindi quella di implementare al suo interno una procedura solida che garantisca la segretezza nel tempo delle informazioni di natura tecnica e/o commerciale relative al proprio prodotto o processo, consapevole che una divulgazione non autorizzata all’esterno di siffatte informazioni potrebbe agevolare il concorrente che, giocando d’anticipo, potrebbe attivarsi e depositare il brevetto, ove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

Certamente il brevetto comporta dei costi da sostenere per la procedura di brevettazione e i relativi rinnovi e il segreto invece non costa nulla poiché è un diritto di privativa non titolato.

L’impresa, solo dopo avere analizzato tutte le circostanze del caso e valutato i pro e i contro, potrà prendere la decisione stragicamente più giusta, supportato dai propri consulenti.

Avv. Emidia Di Sabatino

The Legal Match- sede di Bologna