Corte Cass. Civ., ordinanza del 29 ottobre 2021 n. 30749 si è occupata di una questione in tema di comproprietà di marchi ( nazionali, internazionali UE) appartenenti a soggetti della  stessa famiglia.

I contitolari avevano concesso all’unanimità i marchi in licenza d’uso  ad una società, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, ma successivamente uno dei contitolari manifestava il suo dissenso a che la concessione proseguisse ulteriormente.

Come è noto, il diritto comunitario sancisce la coesistenza: del diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio; della possibilità di concessione del marchio a terzi, anche in via esclusiva; della ammissibilità della comunione sul marchio. Difetta però in ambito comunitario la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di comunione. Sul versante interno l’art. 6 C.P.I. prevede che “se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. La mancanza di esplicitazioni in ambito comunitario ha determinato la necessità dell’intervento ermeneutico della Corte di Giustizia UE.

In particolare la Corte di Cassazione ha formulato i seguenti quesiti:

1) «Se [l’articolo 10 della direttiva 2015/2436 e l’articolo 9 del regolamento 2017/1001], nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone pro quota, implichino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti invece dell’unanimità dei consensi.

2) “Se, in questa seconda prospettiva, in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un’interpretazione che sancisca l’impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione; ovvero in alternativa se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un’interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull’atto di concessione”.

  In altre parole è stato chiesto se le norme dell’Unione prevedono che, nel caso di un marchio in comproprietà la sua concessione in uso, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, può essere decisa a maggioranza o richieda l’unanimità dei consensi.

Segnaliamo che l'Avvocato Generale UE Manuel Campos Sànchez-Bordona nelle conclusioni dell'8 dicembre 2022 (C-686/21) ha proposto alla Corte di Giustizia UE di rispondere così alla Corte di Cassazione:

L’articolo 5 della Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, nonché, se del caso, le corrispondenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che in caso di contitolarità di un marchio, la formazione del mutuo consenso dei contitolari a concedere a terzi la licenza d’uso di un marchio, sia esso nazionale o dell’Unione europea, o a porre fine a tale licenza, è disciplinata dalle norme applicabili dello Stato membro».

Avv. Emidia Di Sabatino

The Legal Match – sede di Bologna